Geen monopolie voor Monopoly

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent geoordeeld dat Hasbro te kwader trouw heeft gehandeld door haar merk MONOPOLY opnieuw in te dienen om de gebruiksplicht te omzeilen. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor merkhouders die hun merk na vijf jaar opnieuw indienen om een nieuwe uitstelperiode van vijf jaar te krijgen.

Een merkinschrijving wordt pas vijf jaar na inschrijving gebruiksplichtig. Dit betekent dat in de eerste vijf jaar het verkregen recht volledig ingeroepen kan worden, zonder dat het merk voor alle producten of een deel van de producten van de inschrijving in gebruik is. Na vijf jaar is het verkregen recht alleen nog in te roepen voor de producten waar het merk de afgelopen vijf jaar normaal voor is gebruikt. Daar niet alle merkhouders erop zitten te wachten om normaal gebruik aan te moeten tonen, zien we dat verschillende merkhouders hun merk kort voor het verstrijken van het vijfde jaar opnieuw indienen. Het is echter ook denkbaar dat je productaanbod is uitgebreid en dat je in een nieuwe aanvraag zowel de oude als de nieuwe producten meeneemt. Het is immers praktisch om alle producten in één inschrijving te hebben.

Hasbro heeft in 1996, 2008 en 2010 Europese aanvragen voor MONOPOLY ingediend. De aanvraag uit 2010 dekt deels nieuwe waren en diensten en deels waren en diensten die al gedekt waren door de inschrijvingen uit 1996 en 2008. Een aantal jaar geleden is Hasbro in een dispuut met een Kroatisch bedrijf verzeild geraakt en deze partij heeft een nietigheidsactie tegen de inschrijving uit 2010 ingeroepen. Er werd geclaimd dat er sprake was van een zogenaamd herhalingsdepot en daarmee kwader trouw. Het opnieuw indienen van hetzelfde merk voor dezelfde producten, zou immers slechts tot doel hebben gehad de gebruiksplicht te ontlopen. Het Europese Merkenbureau ging hier niet in mee en wees de vorderingen af.

In hoger beroep heeft de Beroepsafdeling van het Europese Merkenbureau geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van kwader trouw aan de zijde van Hasbro. Zo gaf Hasbro onder andere tijdens de procedure aan dat het voordeliger is om oude waren in nieuwe inschrijvingen mee te nemen en dat dit gebruikelijk is in de merkenwereld. De Beroepsafdeling ging hier niet in mee aangezien Hasbro haar oude inschrijving in de tussentijd vernieuwd had. Hasbro gaf bovendien aan dat het niet aan hoeven tonen van normaal gebruik een hoop administratieve rompslomp bespaart. Daarnaast bleek uit andere procedures dat de oudere inschrijvingen van Hasbro maar voor een zeer beperkt gedeelte van de waren (bordspellen) gebruikt werden. Op basis hiervan concludeerde de Beroepsafdeling dan ook dat Hasbro het systeem te slim af probeerde te zijn door MONOPOLY opnieuw in te dienen om zo de gebruiksplicht te omzeilen. Onder deze omstandigheden was Hasbro dan ook te kwader trouw.

Hasbro is vervolgens naar het Gerecht gestapt, maar zonder succes. Het Gerecht heeft namelijk de uitspraak van de Beroepsafdeling bevestigd. De aanvraag van Hasbro was dus te kwader trouw. Dit geldt overigens alleen voor de producten die al door de oudere inschrijvingen gedekt waren en dus niet voor de nieuwe producten.

Deze uitspraak laat zien dat het niet verstandig is om je merk na vijf jaar opnieuw in te dienen om de gebruiksplicht te omzeilen. De praktijk zal overigens nog wel uit moeten wijzen of iedere aanvraag die ook eerdere gedekte waren dekt per definitie te kwader trouw is.