De kracht van een bekend merk

De kracht van een bekend merk

Recent heeft het Gerecht ook in derde instantie besloten dat je niet zomaar het bekende merk GOOGLE kunt claimen voor auto’s, ondanks dat Google haar merk daarvoor niet ingeschreven had.

De Europese merkenwetgeving leert dat je op basis van een geregistreerd merk kunt optreden tegen een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde producten of voor soortgelijke producten (artikel 8(1) en (2) EUTMR). Daarnaast is er een apart artikel (8(5) EUTMR) over een ‘bekend merk’. De houder van een bekend merk kan ook optreden als de producten niet soortgelijk zijn, wanneer door het gebruik van het jongere merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

In 2018 heeft een Fransman twee aanvragen ingediend bij EUIPO (het Europese Merkenbureau) voor het woordmerk “GOOGLE CAR” en het hieronder getoonde beeldmerk “GC GOOGLE CAR”. Beide aanvragen waren ingediend voor voertuigen en transportmiddelen in klasse 12.

Google diende oppositie in tegen beide aanvragen en beriep zich daarbij op diverse oudere merkinschrijvingen, die echter geen producten in klasse 12 dekten, en beriep zich daarnaast op de bekendheid van het GOOGLE merk (artikel 8(5)). De oppositieafdeling van EUIPO wees beide opposities toe op basis van de reputatie en bekendheid van GOOGLE.

Aanvrager ging vervolgens in beroep en de vijfde kamer van beroep (“de beroepsafdeling”) van het EUIPO verwierp het beroep in zijn geheel. De beroepsafdeling oordeelde dat Google voldeed aan alle noodzakelijke (en cumulatieve) voorwaarden om zich te beroepen op artikel 8(5). Ten eerste had het oudere merk GOOGLE een solide reputatie op het gebied van informatietechnologie, vooral omdat het verwijst naar een zoekinstrument dat dagelijks wordt gebruikt. Bovendien vertoonden de aangevraagde merken een hoge mate van overeenstemming. Ten slotte was de opposant in staat om de “link” in de geest van de relevante consumenten te bewijzen en duidelijk te maken dat de betwiste merken ongerechtvaardigd voordeel konden halen uit de reputatie van haar merken. Op basis van dit alles kwam de kamer van beroep tot dezelfde conclusie als de oppositie afdeling en handhaafde derhalve de eerder genomen beslissing.

Vervolgens is een verder beroep ingesteld, nu bij het Gerecht van de EU, dat het beroep in zijn geheel heeft verworpen. Het Gerecht volgde de redenering van de beroepsafdeling.

Aanvrager voerde als enig middel aan dat de beroepsafdeling van EUIPO gefaald had bij haar beoordeling van artikel 8-5, in het bijzonder met betrekking tot een onjuiste beoordeling van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken en een foutieve inschatting van het risico op oneerlijk voordeel. Het Gerecht kwam tot de volgende overwegingen.

Vergelijking van de tekens

In het arrest over het beeldmerk “GC GOOGLE CAR” heeft het Gerecht eerst de overeenstemming van de tekens beoordeeld. Aanvrager had beargumenteerd dat consumenten meer aandacht besteden aan het begin van woordmerken, hetgeen inderdaad diverse keren in de jurisprudentie bevestigd is. Daarom zou het woordelement “GOOGLE” in het beeldmerk verwaarloosbaar zijn, op basis van de grootte en positie ervan. De beroepsafdeling heeft volgens aanvrager dan ook het dominante element van het beeldmerk, namelijk het gestileerde “GC”, niet juist beoordeeld.

Het Gerecht was het echter eens met de redenering van de beroepsafdeling en concludeerde dat de beroepsafdeling terecht heeft geoordeeld dat het woordelement ‘GOOGLE’ niet onopgemerkt blijft in het beeldmerk. De tekens hebben derhalve een gemiddelde visuele overeenstemming.

De fonetische gelijkenis werd niet betwist. Hoewel de beroepsafdeling weliswaar conceptueel heeft verklaard dat het woord “Google” als zodanig geen specifieke betekenis heeft, heeft het eraan toegevoegd dat de term in het algemeen wordt geassocieerd met de internetzoekmachine van de opponerende partij. De beroepsafdeling heeft dan ook terecht geoordeeld dat er sprake was van een hoge mate van conceptuele overeenstemming.

Link

Aanvrager voerde aan dat de reputatie van Google alleen voor de diensten van zoekmachines is. Daarom zouden consumenten de term ‘Google’ niet begrijpen in relatie tot voertuigen. Dat konden ze wel doen voor het merk “WAYMO” (eigendom van Google) voor de automobielsector. Bovendien liggen de zakelijke ‘focus’ van de partijen ver uit elkaar.

Het Gerecht ging niet akkoord met deze argumenten en oordeelde dat consumenten de term “Google” duidelijk zullen herkennen en aannemen dat de voertuigen en transportmiddelen de technologieën en tools van dit bedrijf bevatten. Het bestaan van het afzonderlijke merk “WAYMO” voor de zelfrijdende auto’s van Google doet niets af aan de argumenten met betrekking tot een relatie met de oudere merken.

Ongerechtvaardigd voordeel

Het belangrijkste argument ter verdediging van de betwiste aanvragen hier was dat het bestaan van het merk “WAYMO” van Google, dat “auto’s” in klasse 12 dekt, aanvrager zou verhinderen ongerechtvaardigd voordeel te behalen of afbreuk zou doen aan het merk GOOGLE. Het Gerecht heeft echter geoordeeld dat het risico van meeliften in het onderhavige geval duidelijk was, aangezien een van de drie elementen waaruit het teken van het aangevraagde merk bestaat, identiek is aan het oudere merk, waarvan de reputatie zeer solide is. Gelet op de overeenkomsten tussen de conflicterende merken (met name wat betreft het betwiste woordmerk “GOOGLE CAR”) en het verband dat het relevante publiek tussen deze merken zal leggen, heeft de beroepsafdeling niet ten onrechte geoordeeld dat het gebruik van de aangevraagde merken een risico met zich meebrengt ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de bekendheid van het oudere merk.

De conclusie van deze zaak is dat je niet zomaar kunt profiteren van de bekendheid van een merk van een ander. GOOGLE behoort tot de bekendste merken ter wereld, en een poging tot meeliften met die bekendheid heeft nu in drie instanties gefaald.