A&S blokkeert eigen merkaanvraag in de metaverse
Arnold & Siedsma start een procedure tegen zichzelf en zorgt ervoor dat het merk van haar virtuele tegenhanger niet kan worden geregistreerd.
Op 6 februari 2024 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) beslist op de oppositie gestart door Arnold & Siedsma (A&S) tegen een eigen merkaanvraag betreffende virtuele dienstverlening. Ondanks het levende debat over dit onderwerp, is dit een van de eerste praktijkvoorbeelden.
Merken in de reële en virtuele wereld
A&S heeft jurisprudentie gecreëerd door een besluit af te dwingen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) over het verschil tussen reële en virtuele diensten. Dit deed A&S door zelf een oppositieprocedure aan te spannen tegen haar eigen merkaanvraag. Terwijl A&S al geruime tijd merkbescherming geniet voor het aanbieden van juridische diensten in de echte wereld, heeft ze recentelijk een nieuwe merkaanvraag ingediend voor entertainmentdiensten in een virtuele omgeving. Het doel was om het Bureau te laten onderzoeken of er sprake is van soortgelijkheid tussen deze diensten, met name of er een mogelijke overlap is waardoor het publiek zou kunnen denken dat beide diensten afkomstig zijn van eenzelfde of economisch verbonden onderneming.
Concreet betreft de vergelijking enerzijds entertainmentdiensten, met name het indienen van virtuele merkaanvragen in een virtuele omgeving in klasse 41 (de aangevraagde diensten), en anderzijds reële diensten van octrooi-, merken- en modellengemachtigden in klasse 45 (de diensten waarvoor het oudere merk geregistreerd is). Deze laatste categorie omvat ook het indienen van merkaanvragen.
De aanvraag voor het merk voor virtuele diensten is afgewezen op basis van verwarringsgevaar (art. 2.2ter(1)(b) BVIE). Het Bureau heeft expliciet vermeld dat beide diensten, in beide gevallen gerelateerd aan merkaanvragen, overlappend kunnen zijn voor het relevante publiek.
Toets of sprake is van “overeenstemming”
Hoewel het BBIE heeft vastgesteld dat deze diensten niet volledig verschillend zijn, hetgeen naar onze mening juist is, hadden we graag een wat diepgaandere analyse van de relevante parameters gezien, waaronder het relevant publiek, de complementariteit van en de competitie tussen de diensten. Verder dient enige nuance te worden aangebracht. Het BBIE oordeelde dat de diensten slechts in geringe mate overeenstemmen. We willen benadrukken dat de tekens identiek zijn en dat het oudere merk een zekere reputatie geniet. Al deze aspecten dienen in overweging te worden genomen om te bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar. Wij denken dat als de tekens aanzienlijk minder overeenstemmend waren geweest het BBIE waarschijnlijk anders had geoordeeld.
Conclusie
Arnold & Siedsma heeft in deze procedure twee tegenovergestelde standpunten ingenomen om antwoord te krijgen op de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merken in de reële en virtuele wereld, door als eiser én als verweerder op te treden. Het is verdedigbaar dat de diensten die hier ter discussie stonden in zowel de fysieke als virtuele wereld vergelijkbaar zijn, aangezien de grens tussen beide langzaamaan vervaagt. Het is niet ondenkbaar dat dienstverlening die traditioneel in de fysieke wereld plaatsvindt, zich uitbreidt naar de virtuele omgeving om eenzelfde doel te bereiken.
De groeiende populariteit van de metaverse brengt een voortdurende evolutie van het intellectueel eigendomsrecht teweeg. Laten we hopen dat de huidige besluitvorming wordt verrijkt door aanvullende jurisprudentie die de discussies over de metaverse geleidelijk aan dichter bij de realiteit brengt.
