Beticht van inbreuk op een IE-recht. Wat nu?

Opeens ligt er een brief op de mat, waarschijnlijk op het briefpapier van een advocatenfirma, waarin er gesommeerd wordt om per direct te stoppen met produceren/verkopen/aanbieden van een zeker product of een zekere dienst. Want er wordt inbreuk gemaakt op het merk/model/octrooi/copyright/enz. van een ander.

Wie een dergelijke brief voor het eerst krijgt, raakt (begrijpelijkerwijs) misschien in paniek. Want wat moet er nu gedaan worden?

Stap 1. Neem contact op met de IE-specialist

Bij vermeende inbreuk op een IE-recht kunt u het beste contact opnemen met een IE-specialist. Afhankelijk van de soort inbreuk (waaronder inbreuk op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten) zal een octrooigemachtigde en/of merken- en modellengemachtigde nodig zijn voor de beoordeling van de inbreuk. De IE-advocaat coördineert de verdediging en bepaalt de strategie.

Vaak is een team nodig dat bestaat uit verschillende bovengenoemde specialisten. Dan heeft u voordeel bij een fullservice dienstverlener.

Stap 2: Geldt het recht wel? En hoe lang nog?

Het is goed om te beginnen aan het begin. Dit betekent allereerst nagaan of de tegen u ingeroepen rechten nog wel gelden, en zo ja, waar en hoe lang nog. Zonder geldig recht is er namelijk geen inbreuk.

Sommige IE-rechten, in het bijzonder octrooien en modellen, hebben namelijk slechts een beperkte duur. Als blijkt dat het tegen u ingeroepen octrooi of model nog maar een paar maanden geldig is, kan het een strategische overweging zijn om de verkoop tijdelijk te staken in plaats van de strijd aan te gaan. Dit geldt zelfs als u overduidelijk geen inbreuk maakt.

Ook kan het nooit kwaad om goed te checken op wiens naam de ingeroepen rechten staan, en of u wel door de rechthebbende (of diens vertegenwoordiger) aangeschreven bent.

In de meeste gevallen zullen deze checks weinig opleveren. Toch is het onverstandig ze over te slaan. De benodigde informatie is openbaar en kunt u dus ook zelf opzoeken. Een specialist kan echter helpen met het duiden van wat er gevonden is en u adviseren over de mogelijkheden.

Stap 3: Maakt u inderdaad inbreuk?

Als het goed is, wordt in de brief (op zijn minst enigszins) beargumenteerd waarom er sprake zou zijn van inbreuk op een IE-recht. In het geval van octrooien kan dit bijvoorbeeld door een vergelijking tussen de conclusies van het octrooi en openbaar toegankelijke informatie over uw product of dienst. In het geval van een model is dit uit een vergelijking tussen de tekeningen van de modelregistratie en foto’s van uw product.

Dit betekent echter niet dat er altijd daadwerkelijk sprake is van inbreuk. IE-specialisten kunnen een eigen analyse maken van hoe sterk de argumenten zijn en op basis daarvan inschatten hoe groot het risico is dat u daadwerkelijk inbreuk maakt. Op basis daarvan zijn allerlei vervolgacties mogelijk, zoals: het sturen van een antwoordbrief, waarin wordt gewezen op cruciale verschillen en wordt beargumenteerd waarom er helemaal geen sprake is van inbreuk; het indienen van een grijsmakingsverzoek om beslag of andere acties te proberen te voorkomen; en/of het aanpassen van uw product om verdere afstand te scheppen van het ingeroepen recht.

Stap 4: Is het recht wel geldig verleend?

Er is nog een andere verdediging mogelijk, zelfs in gevallen waar inbreuk moeilijk te weerleggen is. Er kan namelijk alleen sprake zijn van inbreuk op een recht dat geldig verleend is.

Dit kan in het bijzonder relevant zijn voor octrooien (ofwel ‘patenten’), aangezien Nederland een registratiesysteem kent waarbij Nederlandse octrooiaanvragen automatisch verleend worden. Als het ingeroepen octrooi een dergelijk Nederlands octrooi is (en dus niet een in Nederland gevalideerd Europees octrooi), valt het aan te raden om een octrooigemachtigde een blik te laten werpen op het bij de aanvrage gepubliceerde nieuwheidsrapport. Dit kan tegen beperkte kosten een eerste inschatting geven van de geldigheid.

Ongeacht het type octrooi kan verder een diepgravender geldigheidsonderzoek worden uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld ook wordt gezocht naar nog niet eerder geciteerde documenten die relevant kunnen zijn voor de geldigheid van het octrooi. Daarbij worden ook andere mogelijke zwaktes onderzocht.

Ook bij inbreuk op merken en modellen is een geldigheidsanalyse vaak de moeite waard. Ook deze IE-rechten moeten aan zekere voorwaarden voldoen en kunnen dus mogelijkerwijs vernietigbaar zijn.

Op basis van de resultaten van een dergelijk onderzoek zijn ook hier verschillende vervolgacties mogelijk. Het valt te overwegen om proactief de nietigheid te vorderen van het tegen u ingeroepen recht. Het kan echter ook waardevolle informatie zijn om mee te nemen in een onderhandeling, of om op zak te hebben mocht het uiteindelijk komen tot een rechtszaak.

Conclusie

Niemand wil van inbreuk op een IE-recht beticht worden. Maar zoals uit het bovenstaande hopelijk duidelijk wordt, is er ook geen reden om paniek, mocht het toch gebeuren. Ontvangt u een sommerende brief? Neem dan gerust contact op met onze specialisten om een plan van aanpak op te stellen.